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《審查指南》修改中關(guān)于創(chuàng)造性判斷的問題
發(fā)布時(shí)間：
2019-12-16 10:27
來源：
2019年11月1日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局新修改的《專利審查指南》開始施行。作為審查員和專利代理師工作中的重要依據(jù)和指引，此次《審查指南》的修改自啟動(dòng)以來即備受關(guān)注。其中，對(duì)實(shí)質(zhì)審查程序中創(chuàng)造性的判斷這一部分的修改成為關(guān)注的焦點(diǎn)之一。在此之前，《審查指南》的歷次修改中，實(shí)質(zhì)審查程序中創(chuàng)造性的判斷，尤其是“三步法”的相關(guān)內(nèi)容，均未經(jīng)歷過實(shí)質(zhì)性變動(dòng)。因此，本次關(guān)于創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容的修改尤為引人矚目。
對(duì)創(chuàng)造性相關(guān)內(nèi)容的修改集中在《審查指南》第二部分第四章和第八章。第四章規(guī)定了著名的“三步法”，是目前的審查實(shí)踐中判斷突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的主流方法。本次主要是對(duì)第二步即“確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改。原《審查指南》中的“然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”被修改成“然后根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”，即，明確要求了區(qū)別特征達(dá)到的技術(shù)效果是“在要求保護(hù)的發(fā)明中”所能達(dá)到的技術(shù)效果。
實(shí)際上，這并不屬于新增的規(guī)定，而只是對(duì)業(yè)已確立的、實(shí)踐中通用的判斷方式加以進(jìn)一步明確。創(chuàng)造性的判斷需要考量技術(shù)方案本身對(duì)現(xiàn)有技術(shù)做出的貢獻(xiàn)，“區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果”是該貢獻(xiàn)的外在表現(xiàn)，體現(xiàn)了發(fā)明人努力的方向。在創(chuàng)造性的判斷中，不應(yīng)考慮區(qū)別技術(shù)特征作為孤立的技術(shù)手段或者在本發(fā)明以外的其他技術(shù)方案中能夠?qū)崿F(xiàn)的其他效果，這些效果甚至可能與本發(fā)明目的的實(shí)現(xiàn)毫無關(guān)聯(lián)。因此，在認(rèn)定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，應(yīng)考慮的是區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中所起到的作用，而不是區(qū)別技術(shù)特征能夠?qū)崿F(xiàn)的其他技術(shù)效果。
所以，如果僅僅指出區(qū)別技術(shù)特征在另一篇對(duì)比文件中達(dá)到的技術(shù)效果，并基于這一技術(shù)效果認(rèn)定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，雖然容易得到另一篇對(duì)比文件給出了與最接近現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的啟示的結(jié)論，但這種對(duì)技術(shù)問題的認(rèn)定不能真實(shí)地反映出發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際做出的貢獻(xiàn)，偏離了事實(shí)，也不符合“三步法”的本意。新修改的《審查指南》對(duì)于技術(shù)問題如何確定給出了更明確的指引，申請(qǐng)人和專利代理師在遇到技術(shù)問題的認(rèn)定不恰當(dāng)?shù)膶彶橐庖姇r(shí)，進(jìn)行爭(zhēng)辯也有了更明確的依據(jù)。
另外，在“三步法”中確定技術(shù)問題的規(guī)定部分，還增加了以下內(nèi)容：對(duì)于功能上彼此相互支持，存在相互作用關(guān)系的技術(shù)特征，應(yīng)整體上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關(guān)系在要求保護(hù)的發(fā)明中所達(dá)到的技術(shù)效果。實(shí)踐中，有時(shí)發(fā)明達(dá)到的技術(shù)效果是通過多個(gè)技術(shù)特征彼此之間相互作用而實(shí)現(xiàn)的。例如一種具有協(xié)同作用的除草劑組合物，其含有活性成分化合物A和化合物B，雖然已知化合物A和化合物B均具有除草作用，但將化合物A和化合物B結(jié)合使用獲得的除草效果明顯超出A和B各自單獨(dú)使用獲得的效果的簡(jiǎn)單疊加，這樣的技術(shù)效果是基于A和B之間的相互作用而實(shí)現(xiàn)的，基于現(xiàn)有技術(shù)無法預(yù)料到。在這種情況下，如果認(rèn)定A和B的除草作用已被不同的對(duì)比文件公開從而容易想到將A和B一起配制成除草劑組合物，則低估了要保護(hù)的發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出的貢獻(xiàn)，不恰當(dāng)?shù)氐贸霭l(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)顯而易見的結(jié)論。通過將存在相互關(guān)聯(lián)的多個(gè)技術(shù)特征作為整體來考慮，能夠更加貼近事實(shí)，準(zhǔn)確反映出發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)。
關(guān)于創(chuàng)造性判斷的其他修改體現(xiàn)在第二部分第八章，第4.2節(jié)“閱讀申請(qǐng)文件并理解發(fā)明”和第4.10.2.2節(jié)“審查意見通知書正文”部分。第4.2節(jié)的修改是對(duì)審查員的操作提出了更加詳細(xì)的要求，包括“充分了解背景技術(shù)整體狀況”、理解“該技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果”，“進(jìn)而明確發(fā)明相對(duì)于背景技術(shù)所作出的改進(jìn)”，并刪除了原本規(guī)定的“還應(yīng)了解該技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果”。“充分了解背景技術(shù)整體狀況”有助于審查員更深刻地理解現(xiàn)有技術(shù)，從而有助于理解發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)實(shí)質(zhì)上作出了什么樣的貢獻(xiàn)。理解“該技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果”與第四章的修改相呼應(yīng)，均強(qiáng)調(diào)了發(fā)明產(chǎn)生的技術(shù)效果在創(chuàng)造性判斷中的重要性。如前所述，技術(shù)效果是創(chuàng)造性判斷中重要的考量因素，通過規(guī)定理解發(fā)明的重點(diǎn)之一是理解技術(shù)效果，有助于更加準(zhǔn)確地判斷發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。“明確發(fā)明相對(duì)于背景技術(shù)所作出的改進(jìn)”則要求充分理解發(fā)明的本質(zhì)，由此能夠更準(zhǔn)確地理解發(fā)明并對(duì)創(chuàng)造性作出判斷。
第八章第4.10.2.2節(jié)的修改則涉及了本次關(guān)于創(chuàng)造性判斷的修改中的另一個(gè)重要問題，即公知常識(shí)的證明。此前，業(yè)內(nèi)一直對(duì)于創(chuàng)造性判斷中公知常識(shí)的認(rèn)定頗有爭(zhēng)議，很多人認(rèn)為有的審查員在將區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)過于草率，既不進(jìn)行充分說理也沒有提供證據(jù)。雖然原本《審查指南》中也規(guī)定了“如果申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明”，但在實(shí)質(zhì)審查程序中，該“說明理由”往往被簡(jiǎn)化成一句話的解釋，也很少有證據(jù)提供。本次修改首先將上述規(guī)定調(diào)整為“審查員應(yīng)當(dāng)能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明或說明理由”，行文順序上的調(diào)整改變了提供證據(jù)和說明理由二者的重要性次序，意味著在證明區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)時(shí)，應(yīng)以提供證據(jù)證明作為優(yōu)先采用的方式。而且下文還進(jìn)一步規(guī)定了“在審查意見通知書中，審查員將權(quán)利要求中對(duì)技術(shù)問題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)，通常應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明”。該規(guī)定特別規(guī)定了在上述情形下，審查員通常有義務(wù)提供證據(jù)。如果審查員沒有履行這一義務(wù)，則申請(qǐng)人或?qū)＠韼熆梢砸蒙鲜鲆?guī)定進(jìn)行爭(zhēng)辯?？梢灶A(yù)見，實(shí)質(zhì)審查過程中涉及到將區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)，審查員將更加慎重對(duì)待。
實(shí)際上，在最初的《專利審查指南修改草案》中，還對(duì)公知常識(shí)的含義進(jìn)行了更加詳細(xì)的描述，規(guī)定了“眾所周知的技術(shù)常識(shí)”、“本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知曉的普通技術(shù)知識(shí)”和“慣用手段”可直接認(rèn)定為公知常識(shí)而無需舉證，并對(duì)“眾所周知的技術(shù)常識(shí)”、“本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知曉的普通技術(shù)知識(shí)”的含義作出了規(guī)定。但這部分內(nèi)容沒有包括在最終的《審查指南》修改版中，這可能是由于擔(dān)心當(dāng)對(duì)“眾所周知的技術(shù)常識(shí)”、“本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知曉的普通技術(shù)知識(shí)”和“慣用手段”的認(rèn)定存在爭(zhēng)議時(shí)，如何處理恐怕將成為新的問題，而且，這種無需舉證直接認(rèn)定的做法也與本次修改中加強(qiáng)審查員的舉證責(zé)任的傾向相悖。
本次《審查指南》的修改中對(duì)于創(chuàng)造性判斷部分可謂是進(jìn)行了較大改動(dòng)。相信這些修改能夠解決目前審查實(shí)踐中存在的一些爭(zhēng)議，使得創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)更趨于客觀，且操作性更好。
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